張蘇沛律師:專利確權案件中關于“依職權審查原則”的理解

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——王坤與南京賽康公司實用新型專利無效案

 

關鍵詞:專利無效、依職權審查、創造性

相關法條:《專利審查指南》第四部分第一章2.3、2.4、《專利審查指南》第四部分第三章4.1

【案情簡介】

2018925,國家知識產權局專利復審委員會舉行專利無效宣告口頭審理,涉及專利《LED背投式主動發光道路交通標志》,專利號:2014206575313

該案涉及三份證據,無效宣告請求人用證據1+證據3評價涉案專利權利要求1的創造性,用證據2評價權利要求2的創造性(權2是權1的從屬權利要求)。

在案件口頭審理過程中,合議組主動提出用證據2+證據3評價涉案專利權利要求1的創造性,并明確表示這是依職權審查。

【法律評析】

專利無效審查階段“依職權審查原則”如何適用、如何理解值得詳細解讀。

依職權審查原則

依據《專利審查指南》的相關規定:“依職權審查原則,專利復審委員會可以對所審查的案件依職權進行審查,而不受當事人請求的范圍和提出的理由、證據的限制。

同時,《專利審查指南》還規定:“復審程序和無效宣告程序均應當基于當事人的請求啟動”;

在無效宣告程序中,專利復審委員會通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的范圍、理由和提交的證據進行審查,不承擔全面審查專利有效性的義務”。

上述三段話含義是,無效宣告審查一般僅針對請求人提出的理由和證據進行審查,但是也可以不受請求人請求的范圍和提出的理由、證據的限制而依職權進行審查。

但是,依職權審查原則與請求原則、聽證原則如何達到相對平衡?如何真正實現客觀、公正、準確、及時的基本原則?專利復審委員會的“依職權審查”究竟有多大權利?具體到本案,專利復審委員會有沒有權利脫離請求人而自行組合證據來評價涉案專利權利要求書的創造性?

本律師認為,專利復審委員會的做法值得商榷。

【律師點睛】

專利復審委員會在下列情形可以依職權進行審查:

1)請求人提出的無效宣告理由明顯與其提交的證據不相對應的,專利復審委員會可以告知其有關法律規定的含義,允許其變更或者依職權變更為相對應的無效宣告理由。例如,請求人提交的證據為同一專利權人在專利申請日前申請并在專利申請日后公開的中國發明專利文件,而無效宣告理由為不符合專利法第九條第一款的,專利復審委員會可以告知請求人專利法第九條第一款和第二十二條第二款的含義,允許其將無效宣告理由變更為該專利不符合專利法第二十二條第二款,或者依職權將無效宣告理由變更為該專利不符合專利法第二十二條第二款。
   
2)專利權存在請求人未提及的明顯不屬于專利?;た吞宓娜畢?,專利復審委員會可以引入相關的無效宣告理由進行審查。
   
3)專利權存在請求人未提及的缺陷而導致無法針對請求人提出的無效宣告理由進行審查的,專利復審委員會可以依職權針對專利權的上述缺陷引入相關無效宣告理由并進行審查。例如,無效宣告理由為獨立權利要求1不具備創造性,但該權利要求因不清楚而無法確定其?;し段?,從而不存在審查創造性的基礎的情形下,專利復審委員會可以引入涉及專利法第二十六條第四款的無效宣告理由并進行審查。
   
4)請求人請求宣告權利要求之間存在引用關系的某些權利要求無效,而未以同樣的理由請求宣告其他權利要求無效,不引入該無效宣告理由將會得出不合理的審查結論的,專利復審委員會可以依職權引入該無效宣告理由對其他權利要求進行審查。例如,請求人以權利要求1不具備新穎性、從屬權利要求2不具備創造性為由請求宣告專利權無效,如果專利復審委員會認定權利要求1具有新穎性,而從屬權利要求2不具備創造性,則可以依職權對權利要求1的創造性進行審查。
   
5)請求人以權利要求之間存在引用關系的某些權利要求存在缺陷為由請求宣告其無效,而未指出其他權利要求也存在相同性質的缺陷,專利復審委員會可以引入與該缺陷相對應的無效宣告理由對其他權利要求進行審查。例如,請求人以權利要求1增加了技術特征而導致其不符合專利法第三十三條的規定為由請求宣告權利要求1無效,而未指出從屬權利要求2也存在同樣的缺陷,專利復審委員會可以引入專利法第三十三條
的無效宣告理由對從屬權利要求2進行審查。
   
6)請求人以不符合專利法第三十三條或者專利法實施細則第四十三條第一款的規定為由請求宣告專利權無效,且對修改超出原申請文件記載范圍的事實進行了具體的分析和說明,但未提交原申請文件的,專利復審委員會可以引入該專利的原申請文件作為證據。
   
7)專利復審委員會可以依職權認定技術手段是否為公知常識,并可以引入技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據。

從上述內容可以得出結論,只有屬于明顯實質性缺陷,無效審查階段才適宜啟動依職權審查。

顯然,關于“創造性”并不屬于明顯實質性缺陷。

對本技術領域的技術人員來說,發明創造的創造性是指其相對于現有技術是非顯而易見的。具備創造性是授予發明創造專利權的必要條件。評價創造性時,不僅要考慮發明創造的技術方案本身,而且還要考慮發明創造所屬的技術領域以及所解決的技術問題和所產生的技術效果。

因此,明顯實質性缺陷不易擴大到“創造性”問題,“依職權審查原則”也不易延伸“創造性”問題。

 

 

律師簡介:

張蘇沛:南京知識律師事務所律師、合伙人,專利訴訟團隊負責人。E-mail: [email protected]

 


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