李佳政律師:經銷代理他人商品,注冊商標須明確授權

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案號:(2017)京行終2401

關鍵詞:代理人搶注 未經授權 默示授權

【案情簡介】

200682日,東元國際公司向商標局提出第5517606號“FireAde2000”商標(簡稱爭議商標)的注冊申請,并于2009107日核準注冊。2006816日,法斯普拉公司與東元國際公司簽訂《經銷商協議》,其中規定“東元國際公司不得以任何形式使用、授權或允許使用‘FireAde2000’或法斯普拉公司擁有的其他商標、字號作為其公司、企業、商業字號……當協議終止時,東元國際公司將不再有任何權利使用或簽名任何含有法斯普拉公司名字、LOGO、商標,包含但不限于‘FireAde2000’”。20061023日,法斯普拉公司就申請注冊“FireAde2000”商標費用支付488美元至東元國際公司賬戶。

2013910日,法斯普拉公司請求撤銷爭議商標的注冊,其主要理由為:東元國際公司系法斯普拉公司在中國大陸地區的經銷商,代理商品系“FireAde2000”品牌的滅火劑以及滅火替代材料,東元國際公司在雙方磋商階段未經法斯普拉公司許可即以自身名義搶先申請注冊爭議商標,應予以宣告無效。

另一方面,東元國際公司則認為爭議商標系經過雙方溝通協商、并征得法斯普拉公司同意后申請注冊的,不存在未經許可搶注的行為。

2015520日,商標評審委員會裁定:東元國際公司構成2001年商標法第十五條所指的情形,爭議商標予以宣告無效。

【裁判結果】

一審法院:駁回東元國際公司的訴訟請求。

二審法院:駁回上訴,維持原判。

【法律評析】

本案審理過程中,雙方就存在經銷關系、代理商品商標為“FireAde2000”、爭議商標系在磋商階段提出注冊申請的事實均不持異議,因此本案的爭議焦點在于東元國際公司是否屬于2001年《商標法》第十五條中“未獲得被代理人商標注冊授權”的情形。

就這一問題,東元國際公司主要提交了兩組證據:一個是商評委裁定作出后與法斯普拉公司亞洲區總代理邁克郵件往來,郵件大致內容為:“印象中我們對此(即爭議商標注冊事宜)并沒有談論很多,僅談到法斯普拉公司將會就英文名稱‘FireAde2000’進行付款,而東元國際公司將會就中文名稱‘法安德’進行付款……我清楚記得是Ron在關注中國的商標事宜,但他并不想親自處理此事。他希望在E-Wise名下注冊。因此,他同意支付‘FireAde2000’而非‘法安德’的費用,但他知道置于E-Wise名下一事”。另一組證據,就是法斯普拉公司就申請注冊“FireAde2000”商標向東元國際公司支付了申請注冊費的相關材料。

但是,一審法院認為:上述證據僅能證明爭議商標的注冊費用由法斯普拉公司承擔,不能證明法斯普拉公司知曉東元國際公司是爭議商標的注冊主體并認可其以自己的名義進行注冊;且上述材料亦能夠證明爭議商標系法斯普拉公司的財產,故相關費用的支出須法斯普拉公司列支。另一方面,根據法斯普拉公司提交的經銷協議已明確主張了其對“FireAde2000”商標享有的獨占性權利。因此,東元國際公司的注冊行為事先未得到法斯普拉公司的授權,事后亦未得到法斯普拉公司的追認,已構成2001年商標法第十五條所指代理人以自己的名義注冊被代理人商標之搶注情形。

二審法院駁回東元國際公司上訴的具體理由如下:第一,法斯普拉公司并未明確授權;第二,法斯普拉公司支付爭議商標申請注冊費用的行為,更應該得出法斯普拉公司對爭議商標享有權益的結論,而不應當得出東元國際公司既未支付申請注冊費用而又享有注冊商標專用權的結論;第三,案外人邁克的郵件內容對于爭議商標申請注冊的事項措辭含糊,在無其他證據佐證,且法斯普拉公司不認可邁克具有處理中國大陸地區商標事務職權;第四,法斯普拉公司提起無效申請的行為明確表明法斯普拉公司不同意東元國際公司以自己的名義申請注冊爭議商標。

根據法院的上述判決內容,我們可以得出這樣一個結論:《商標法》第十五條所規定的代理人、代表人的搶注行為,在認定是否經過被代理人、被代表人授權這一要件的時候,必須提供被代理人、被代表人同意代理人、代表人以自己的名義注冊該商標的明確意思表示的相關證據。其他的諸如被代理人、被代表人知曉商標注冊后的不作為默示或相關工作人員的證人證言等輔助證據,都很難作為代理人、代表人已經獲得授權的證據予以認定。

 

【律師點睛】

在貿易全球化的背景下,像東元國際公司這樣與國外企業合作,然后以全國總經銷商的身份進行生產經營的企業也越來越多,本案中適用的2001年《商標法》第十五條的“代理人”的外延更大,不僅包括了傳統意義上的商標代理關系,也包括了這種經銷代理關系。而這種合作模式下,經銷商一方對于合同簽訂時應當注意的商標法律風險往往不太注意,品牌?;ひ饈恫蛔闥吹奈侍庖不嵩諍獻鞴討兄鸞ハ韻?。結合本案證據不難看出,東元國際公司的商標注冊行為與一般的代理人擅自搶注不同,并非是私下秘密進行的,法斯普拉公司對上述商標的注冊也是知情的。然而,卻因為磋商過程沒有形成明確的書面授權文件,3年協議期滿后商標被無效,所有宣傳推廣的投入也都付諸東流。

為企業能夠避免上述風險,筆者將結合本案判決就這種合作模式下應當注意的問題梳理如下:

1、代理人獲得商標注冊授權的形式要件

代理人想要證明獲得了被代理人的授權以自己的名義申請注冊商標,可以參照商標法關于注冊商標專用權轉讓形式的規定,至少應當提交證據證明被代理人或者被代表人曾作出明確的意思表示同意其以自己的名義注冊該商標。

本案中,雖然案外人邁克出具的證言稱法斯普拉公司同意東元國際公司以自己名義注冊商標,但因東元國際公司無其他證據予以佐證,且法斯普拉公司否認案外人邁克的處理權限,最終法院沒有認可這一證據。

因此,企業作為經銷商以自己的名義注冊被代理人的商標時,應當以書面或數據電文形式,獲得被代理人的明確授權。具體而言,需要被代理人的簽章文件授權進行注冊申請,由其他負責人授權的,應明確該負責人有權限進行授權。

2、就不作為的默示構成意思表示的條件進行約定

由于《民通意見(試行)》第六十六條規定了涉及不作為行為的單純沉默,只有在法律有規定或者當事人雙方有約定的情況下才可以視為意思表示。而基于經銷合作模式關系中雙方大量通過郵件往來確認的事項,往往不再另行簽訂協議,因此應當就重要事項期限內未提異議視為默示同意進行約定。

本案中,東元國際公司向法院主張法斯普拉公司知曉后仍然支付商標費用并且未提出異議,可以視為其已默示同意授權。但是,由于支付費用時無文件說明是以代理人名義申請,未提出異議的不作為默示授權成立必須在法律有規定或者當事人有約定的情況下才成立,最終法院認定不構成默示授權。

因此,企業作為經銷商與被代理人簽訂協議時,應當就不作為的默示在什么情形可以構成意思表示進行約定。舉例來說,可以在經銷協議中約定一方可提出變更意見,另一方幾日內未提出異議視為同意變更。

3、明確品牌共同建設過程中商譽的承繼者

通常情況下,代理人或者代表人接受被代理人或者被代表人的委托進行商標注冊,應當以被代理人或者被代表人的名義進行。因為從?;け淮砣說慕嵌壤純?,如果以代理人的名義注冊,一旦代理關系不復存在,代理人繼續享有并使用相關商標權利也就缺乏合理基礎。但從另一個角度來看,如果代理人與被代理人在合作磋商階段,已經將商標作為交易的一部分,那么完全否認代理人的商標主體資格也是不合理的。因此,對于經授權后代理人以自己的名義注冊商標,之后品牌共同建設過程中,商譽的承繼者究竟是代理人還是被代理人的定位問題,在合作之初就應當予以明確。

本案中,正是由于東元國際公司雖然以自己名義注冊了商標,但在使用宣傳過程中一直以法斯普拉公司代理商的身份進行交易,因此最終法院認定相關公眾僅會將相應的商品與法斯普拉公司建立聯系,即便東元國際公司對爭議商標進行了大量的宣傳和使用,該商標上所凝結的商譽亦應歸于法斯普拉公司。

因此,如果經銷商的定位不僅僅是代理商,而是共同開拓中國市場的合作者,那么在經授權獲取被代理人的注冊商標后,應當明確相關商標、商品的商譽承載者,以防投入大量精力最終卻是為他人作嫁衣。

 

 

                                                  

李佳政,南京知識律師事務所律師。

畢業于中國政法大學,專注于提供知識產權法律服務,商標授權、確權、維權法律服務,為企業提供品牌策略與風險防范服務。聯系方式:025-83734041-8255.

 


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