尚雅瓊律師:涉外貼牌加工商標侵權認定

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案號:(2016)最高法民再339

 

關鍵詞:商標、商標侵權、貼牌加工、識別、混淆

 

【案情簡介】

上柴公司于1962年申請注冊東風商標,核定使用在第7類柴油機等商品上。經過上柴公司60年的連續使用及大量的廣告宣傳,在市場上享有較高知名度和商業信譽。常佳公司未經其許可,在柴油機等商品上擅自使用與其注冊商標相同的商標,并生產制造大量假冒上柴公司東風牌柴油機等產品,構成侵犯注冊商標專用權行為。

2013101日,常佳公司與印度尼西亞企業PTADIPERKASABUANA(簡稱印尼PTADI公司)簽訂一份委托書,內容為:PTADIPERKASABUANA“DONGFENG(東風)商標及標志(證書號碼:IDM000089328)持有人的身份,委托常佳公司依據商標證書號碼IDM000089328“DONGFENG(東風)商標及標志,生產柴油機及柴油機組件,出口至進出口商,但僅可以在印度尼西亞銷售。該委托有效期至2017119日。

印尼PTADI公司系在印度尼西亞注冊成立的公司,并系印度尼西亞注冊編號為IDM000089328商標證書登記的“DONGFENG(東風)商標所有人。該商標注冊登記類別為07類貨品/服務,包括各種電動發電機、交流發電機、柴油發動機和柴油發電機等。

上柴公司為維護知名的民族品牌和自己的合法權益,已委托代理在印度尼西亞對東風商標搶注人提起法律訴訟,以奪回被搶注的東風柴油機商標的注冊專用權。

 

【裁判結果】

一審常州中院:認為不構成商標侵權。

二審江蘇高院:常佳公司對境外委托貼牌的商標本身未盡到合理的審查或注意義務,侵犯了商標權人商標專用權。

再審最高院:可商標的本質屬性是其識別性或指示性,基本功能是用于區分商品或者服務的來源。一般來講,不用于識別或區分來源的商標使用行為,不會對商品或服務的來源產生誤導或引發混淆,以致影響商標發揮指示商品或服務來源的功能,不構成商標法意義上的侵權行為。在常佳公司加工生產或出口過程中,相關標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司,并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區分功能,不會導致相關公眾的混淆誤認??悸塹蕉ㄅ萍庸な且恢殖<?、合法的國際貿易形式,除非有相反證據顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務,其受托加工行為對上柴公司的商標權造成了實質性的損害,一般情況下不應認定其上述行為侵害了上柴公司的商標權。

 

【法律評析】

“東風”案是繼“PRETUL”案后,又一例對涉外貼牌加工商標侵權認定的案例。此案也與“PRETUL”案一樣,經歷了三級法院審理,最終由最高院給出一錘定音的判決,并且對全國法院此類案例的審理思路與審判標準作出指導性判決。然后,與“PRETUL”案一樣,最高院的判決也同樣引起熱議。“PRETUL”案引起熱議的主要原因是最高院對商標使用的認定問題,而“東風”案引起熱議的原因在于其避開了商標使用不討論,直接認為不侵權。

我們來看下最高院在東風案中的審理思路與審判依據。

最高院在再審中避開商標使用問題不談,一是因為之前“PRETUL”案中對商標使用的認定確實存在很多問題與矛盾之處,最高院此案中不再采用“PRETUL”案的審判思路是正確的。

最高院在此案中的核心觀點是:商標的本質屬性是其識別性或指示性,基本功能是用于區分商品或者服務的來源。一般來講,不用于識別或區分來源的商標使用行為,不會對商品或服務的來源產生誤導或引發混淆,以致影響商標發揮指示商品或服務來源的功能,不構成商標法意義上的侵權行為。在常佳公司加工生產或出口過程中,相關標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司,并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區分功能,不會導致相關公眾的混淆誤認??悸塹蕉ㄅ萍庸な且恢殖<?、合法的國際貿易形式,除非有相反證據顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務,其受托加工行為對上柴公司的商標權造成了實質性的損害,一般情況下不應認定其上述行為侵害了上柴公司的商標權。在經濟發展全球化程度不斷加深,國際貿易分工與經貿合作日益緊密的復雜形勢下,人民法院審理商標侵權糾紛案件應當結合國際經貿形勢發展的客觀現實,對特定時期特定市場的交易形式進行具體分析,準確判斷相關行為對于商標權人合法權益的實際影響,才能更為準確適用法律。既要嚴格依法?;ど癱耆ㄈ撕戲ㄈㄒ?,又要防止不適當擴大?;ざ哉C騁綴途赫刃蛟斐煞漣?。就本案而言,常佳公司作為定牌加工合同中的受托人,在接受印尼PTADI公司的委托加工業務時,已經審查了相關權利證書資料,充分關注了委托方的商標權利狀態。在印度尼西亞相關司法機構判決相關商標歸屬上柴公司期間,還就其時的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協議,支付了適當數額的補償費用??杉?,常佳公司接受委托從事定牌加工業務,對于相關商標權利狀況已經適當履行了審慎適當的注意義務。

“PRETUL”案中,最高院采用了兩步走的觀點,首先認定是否構成商標使用,如果未在國內銷售的,則不構成商標使用。 接著,不構成商標使用的也沒有討論商標侵權的必要。在東風案中,最高院也是兩步走的思路。首先不在國內銷售的不會產生國內的混淆誤認,就不構成商標法意義上的商標侵權。接著,再審查加工方的合理審查義務。

最高院在東風案中的審判思路和審理依據依然是可圈可點的。要審判服務大局,一定要以不侵權結尾,說理既要滿足不侵權的結果,又要符合商標法的法理。當然,這個案例里江蘇高院也是比較有創新的,出于對民族品牌的?;?,獨辟蹊徑的從審查義務角度出發,也是很有想法的。

 

【律師點睛】

不管東風案在審判中有什么樣的法理問題,至少這種審判思路與審理依據是最高院確定了的,對國內的商標權人和貼牌加工方都有審判指引作用。

作為國內的商標權人,發現貼牌加工出口情形時,不要因為法院以判決不侵權為主流而放棄維權。充分搜尋證據,主要搜尋兩方面的證據:一是貼牌加工方是否將所有產品全部出口;二是貼牌加工方是否盡了審查國外權利人權利證明的義務。如果可以搜集到這兩個證據,還是可以放手一試的。

國內貼牌加工方也不要因為國內不侵權判決的主流影響而變得不謹慎。首先,在簽訂合同時,一定要讓合同的實質是貼牌加工合同,不要有買賣合同的可能。其次,接受委托時,一定要審查國外商標權人的商標權利證明,以盡合理審查義務。最后,生產加工的產品一定要全部返回國外,切不可留著國內進行銷售。

 

尚雅瓊,南京知識律師事務所律師。

 

 


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