從一則案例談確認不侵犯專利權之訴

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案件名稱:

江蘇拓海煤礦鉆探機械有限公司訴田某、河南龍騰新型鉆具制造有限公司確認不侵害專利權糾紛案

 

案號:

2014)鎮知民初字第0013

 

代理律師:

張蘇沛,南京知識律師事務所

 

案情簡介:

20131231日,龍騰公司與專利權人田某共同發送警告函,稱拓海公司生產和銷售涉案專利產品,要求其就涉案專利權許可,侵權賠償或合作事宜進行協商。2014110日,拓海公司為了依法維護自己的權益,分別向龍騰公司與專利權人田某發送《催告函》,要求:“自收到本函后一周內書面確認我公司不侵權,并撤回原警告函?!繃降筆氯蘇J趙拇吒婧?,但在合理時間內并未履行其義務。

2014224日,拓海公司訴至法庭,請求:(1)依法判定拓海公司生產的產品不侵犯第ZL200920089093.4號中國實用新型專利權;(2)責令龍騰公司與專利權人田某停止發送針對拓海公司警告函的侵權行為,并承擔本案的律師費、訴訟費。

 

判決要點:

法院經審理認為,原告拓海公司生產的產品未落入涉案專利?;し段?,因此,被告龍騰公司理應承擔因警告不當而產生的民事侵權責任即停止發放警告函行為,賠償原告經濟損失等。

 

律師自評:

眾所周知,在專利侵權糾紛案中,作為原告的一方通常都是專利權人或者專利權許可人,作為被告的一方通常都是涉嫌侵權人或被控侵權人,并且被告在抗辯過程中一般會采取向國家知識產權局專利復審委員會提出“專利權無效宣告請求”,希望達到釜底抽薪、反敗為勝的效果。但是,專利侵權糾紛中,還有一種特殊案例,即:涉嫌侵權人并不被動防御,而是主動起訴專利權人,請求法院判決確認相關產品不構成侵權。這就是所謂的“確認不侵犯專利權之訴”。涉嫌侵權人提起此類訴訟可掌握起訴時機的主動權,并可在法院管轄等方面爭取有利的結果。

本案屬于典型的“確認不侵權專利權之訴”。

首先,關于管轄法院,專利確認不侵權之訴本質上屬于民事侵權糾紛,應依據侵權案件的管轄確定管轄法院,侵權糾紛案件由侵權行為地和被告住所地人民法院管械。

具體到本案,專利權人發送警告函認為拓海公司進行專利產品的生產和銷售,因此拓海公司所在地法院對本案具有管轄權。

其次,關于起訴條件,僅僅收到侵權警告(或者沒有收到侵權警告,僅僅擔心自己制造銷售的產品是否侵權)是不足以啟動“不侵權之訴”的。根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(201011日生效)第18條規定,權利人向他人發出侵犯專利權的警告,被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權,自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內,權利人不撤回警告也不提起訴訟,被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的,人民法院應當受理。該規定有四個要件必須同時滿足:(1)權利人向被警告人發出侵權警告,“侵權警告”不局限于書面的警告函、律師函,只要權利人的行為使涉嫌侵權人處于不安的境地、懸而未決的狀態,就足以啟動確認不侵權之訴,例如權利人向國家有關部門提出的權利異議的方式,實質上起到了直接向涉嫌侵權方發送警告函相同的作用和后果,可以視為專利權人發出了侵犯專利權的警告;(2)被警告人或者利害關系人書面催告權利人行使訴權,“書面”是必要條件,且發函的主體(確認不侵權訴訟的原告)必須是與本案有直接利害關系的公民、法人或其他組織,即被警告人或者利害關系人;(3)權利人經催告后在一定期限內怠于行使權利,且怠于行使權利的期限有著明確的時間規定-權利人在收到書面催告一個月內或書面催告發出之日起二個月內;(4)明確的訴訟請求。

具體到本案,20131231日,被告龍騰公司向原告發送函件,已明示原告侵權了其涉案ZL200920089093.4號實用新型專利,且包含求償索賠之意。因此,被告龍騰公司此舉已使原告陷入不安、危險、不穩定的境地,其生產、銷售涉案抽瓦斯用弧形三棱鉆桿的技術方案是否落入被告田某的涉案實用新型專利的?;し段Тτ誆蝗范ǖ淖刺?,原告進退無據,危及或可能危及原告的合法涉案商事權益。被告龍騰公司的涉案函中,雖然沒有出現“警告”或者將采取的手段等字眼或內容,但被告龍騰公司隨函附送了相關法律法規條文,實質上可合理推斷出如原告不認可侵權及接受賠償方案等,被告即可通過行政投訴、民事訴訟等手段達成目標。因此,被告龍騰公司的涉案函件符合警告函的基本法律特征。原告收到警告函,回函要求兩被告確認不侵權并撤回警告函,在兩被告在規定的期限內不履行后提起本案訴訟,符合法律規定。

第三,關于不侵權訴訟,訴訟過程中,若被法院駁回其訴訟請求(理論上存在涉案產品技術方案可能落入專利?;し段В?,將產生極其尷尬的甚至極其嚴重的后果。因此,原告代理律師在風險把控上要慎之再慎。

具體到本案,拓海公司在訴訟過程中啟動了三道防線,(1)生產產品未落入涉案專利?;し段?;(2)有他人的合法許可授權(申請人之前的、案外他人專利的授權許可);(3)啟動涉案專利無效宣告程序。三道防線環環相扣,確保萬無一失。最終本案首道防線即把“敵人”拒之門外??晌講徽蕉酥?。

確認不侵權的訴訟請求,就其內容實質上是原告對其實施的某一行為是否構成對他人依法享有的某項權利的侵權而向人民法院提出的一種確認請求。人民法院審理此種糾紛所適用的法律與審理民事侵權糾紛是一致的。因此,被告龍騰公司理應承擔因警告不當而產生的民事侵權責任即停止發放警告函行為,賠償原告經濟損失等。另外,由于被告田某是被告龍騰公司的股東及法定代表人,其以被告龍騰公司的名義發出涉案警告函,可以推定被告龍騰公司亦為涉案專利的權利人或利害關系人。被告田某的涉案行為應視為龍騰公司的職務行為,因此原告為制止侵權行為所支付的合理開支應由被告龍騰公司承擔。

 

 


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