企業避開外國公司專利“雷區”案

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企業避開外國公司專利“雷區”案

——評德國溫德莫勒及霍爾希公司訴常州恒成塑料機械有限公司等侵犯發明專利糾紛案

 

代理律師:陳靜,南京知識律師事務所


案件名稱:德國溫德莫勒及霍爾希公司訴常州恒成塑料機械有限公司等侵犯發明專利糾紛案

案號:2014)蘇知民終字第0002號、0003

導語:國內企業在仿制國外設備時,如果在產品仿制研發過程中,未能通過專利文獻檢索等手段充分評估審核仿制產品上市后的專利法律風險,則極易踏入外國公司的專利“雷區”引發專利侵權訴訟。在發生專利侵權訴訟之后,只有通過有效消除障礙專利或避讓障礙專利,才可能使企業避免停止生產的滅頂之災。

 

案情簡介

德國溫德莫勒及霍爾希公司(以下簡稱“W&H公司”)訴常州恒成塑料機械有限公司(以下簡稱“恒成公司”)制造、許諾銷售并銷售某型方底閥口袋制袋機,南京熊貓精機有限公司(以下簡稱“熊貓精機公司”)經營使用該方底閥口袋制袋機,侵犯其持有的ZL96101404.4、ZL96104312.1兩項發明專利。

南京中級人民法院受理了上述案件,并進行了涉案產品實物證據保全及現場勘驗。

被告恒成公司代理律師經調查分析,認為涉案專利存在重大實質性缺陷。恒成公司以此為主要理由,啟動無效宣告請求程序,并在相應的訴訟程序中主張,涉案專利的權利要求不清楚,無法清晰界定其?;し段?,請求駁回原告訴訟請求。并同時基于涉案專利權利的不穩定性,提出中止審理請求。在相應的無效宣告請求程序中,國家知識產權局專利復審委員會經審查,宣告ZL96104312.1發明專利部分無效,但基于專利權人對于ZL96101404.4發明專利權利要求的技術解釋,維持了該項發明專利有效。

因涉案專利均為發明專利,南京中院未中止審理,依正常訴訟程序開庭審理兩案。經過庭審質證,及詳盡的技術比對,一審法院采納了被告訴訟代理律師的不侵權抗辯意見,認為基于原告在相應的無效宣告請求審查程序中對涉案專利權利要求的解釋和陳述,被告生產、銷售的涉案產品未落入原告專利?;し段?,因此判決駁回原告所有訴訟請求。

W&H公司不服一審判決,向江蘇省高級人民法院提起上訴。江蘇省高院重新就涉案產品進行現場勘驗,并再次進行侵權技術比對。因原、被告雙方對于涉案專利的權利要求持不同解釋意見,雙方對于涉案專利的專利?;ばЯ捅;し段д榧ち?。

為確保最終勝訴,恒成公司在對涉案專利無效審查決定均提起行政訴訟的同時,又針對被維持有效的ZL96101404.4發明專利,收集新的證據,提起第二次無效宣告請求。通過第二次無效宣告請求,恒成公司順利地將ZL96101404.4發明專利部分無效。江蘇省高院分別就兩案判決駁回W&H公司上訴請求,維持一審原判。

20151月,北京市高級人民法院判決撤銷北京市第一中級人民法院維持專利復審委針對ZL96104312.1發明專利部分有效的審查決定的一審判決,支持了上訴人恒成公司針對該項發明專利的所有無效宣告請求理由,其中包括獨立權利要求缺少必要技術特征、權利要求不清楚的請求理由,認定該發明專利所有權項均不應具有專利?;ばЯ?。

至此,恒成公司在上述系列訴訟案件中,獲得全面勝訴,在避開了專利權人侵權指控的同時,也使原告的專利權徹底消滅。

 

風險要素:

國內企業在仿制國外設備時,如果在產品仿制研發過程中,未能通過專利文獻檢索等手段充分評估審核仿制產品上市后的專利法律風險,則極易踏入外國公司的專利“雷區”引發專利侵權訴訟。一旦被拖入侵犯發明專利權訴訟,國內公司勝訴機會通?;岜冉閑?。原因有兩個:一是國外專利權人據以起訴的專利權通常為享有外國同族專利申請優先權的發明專利,其專利權相對穩定;二是國外專利權人在啟動專利侵權訴訟時,通常經過了仔細的訴前準備,包括選定合適的被告和訴訟管轄地。因此,此類訴訟一旦提起,被告通常很難逃脫侵權指控,正常的生產銷售也將遭遇滅頂之災。

上述兩案涉及的涉案專利為外國公司所持有的中國發明專利,相對于國內企業專利而言,該發明專利被宣告無效的難度很大。事實上,上述兩案涉案專利也都經歷了整個無效宣告請求行政程序及其后續行政訴訟程序,任何一個環節的失誤,都有可能導致公司在專利侵權訴訟中敗訴。

根據近年來外國公司起訴國內企業專利侵權案的發生狀況,國內企業踏入外國公司“專利雷區”的情形主要包括:

1、跟風仿制引發專利侵權糾紛。針對本行業國外暢銷產品和新產品,企業貿然跟風,通過反向測繪國外產品來“研制”自己的新產品,從而陷入專利“雷區”。尤其是眾多剛起步的小微企業,因其缺乏足夠的研發能力和市場調查能力,跟風上產品是其市場經營的主要手段,但隨之而來的專利侵權訴訟就可能讓這類企業面臨停止侵權產品生產和銷售的滅頂之災。

2、自行研發缺乏必要專利檢索引發專利侵權糾紛。部分高新技術企業的技術研發缺少必要的在先專利文獻檢索,其苦心研制的技術成果包含了外國公司的在先專利而不自知。企業白白費了人力物力,不僅僅無法獲得專利權的應有的回報,還在實施過程中就陷入專利侵權糾紛的泥沼。企業此時承擔的不僅僅是技術研發風險,更嚴重的是企業失去生產經營的法律安全。

3、受托加工陷入專利侵權訴訟。在受托加工經營合作過程中處于談判劣勢的加工方,往往為了接下大客戶的大訂單,忽視或不敢嚴格審查委托方是否擁有合法的專利權或專利權實施許可,由此引發因侵犯第三方專利而被拖入訴訟。若侵權指控成立,則受托加工方不僅不能繼續生產相關產品,而且還可能因此承擔相關的損害賠償責任。其本身因受托加工產生的損失,只能基于合同追究委托方的違約責任,一旦相關的委托加工合同并未對委托方知識產權擔保責任做出任何約定,則受托加工方因有關第三方知識產權侵權訴訟而導致的損失將難以得到彌補。

4、采購使用侵犯他人專利權。企業在采購產品零部件或招標購買設備時,往往不重視對供應商及所采購產品的知識產權狀況進行評價與確定,很少要求供應商提供涉及的知識產權權屬證明,由此埋下專利侵權的炸彈。盡管作為采購使用方的企業能夠在一定條件下免除侵權賠償責任的承擔,但停止使用侵權產品的禁令會嚴重干擾企業的正常經營秩序。

5、遭遇“偽專利”的騷擾。雖然外國公司專利通常具有較穩定的權利狀態,但不排除個別專利權人的專利濫用意識的膨脹,在其在中國的產品市場受到國內企業的擠占和分割時,以缺乏專利性的“偽專利”起訴同行業的中國企業侵犯專利權,并通過申請訴前禁令等手段,阻卻或隔絕競爭對手的經營市場的增長,制造競爭對手的負面市場影響。盡管依據法律規定,可以事后追究濫用專利權以及訴前禁令和財產保全申請不當的法律責任,,但是被騷擾的國內企業畢竟失去了市場競爭的寶貴時間,其經濟損失無法估量。

 

防范建議:

技術研發活動是企業推出新產品獲取市場競爭優勢的基礎環節,企業避開外國公司“專利雷區”的最有效手段就是圍繞企業研發活動進行充分的專利文獻檢索,以發現障礙專利,及早避讓或消除。企業應當在研發項目的立項、研發路線的確定以及研究成果的?;じ鞲齬丶方諞胱ɡ南準燜?,這包括:

1、在研發立項論證時進行專利文獻的充分檢索,確定可以避開在先障礙專利的研發方向和研發路線。

2、在研發完成時,及時對開發出的新技術或產品進行有效專利?;?。包括:結合企業的市場目標進行全方位的專利?;げ呋?;進行規范有效的專利申請,把好專利申請質量關,精心設計專利?;し段?,在保證專利申請符合專利性的同時,能切實獲得強有力的最大化市場?;?,從而有利于企業保障市場利益,有利于專利技術交易及專利權投資的順利實現。

3、針對研發過程中所檢索到的障礙專利,及時修正研發路線,以避讓專利雷區;針對無法避讓的障礙專利和障礙專利申請,啟動必要的無效宣告程序和異議程序,及早消除專利障礙。

4、針對無法及時消除又無法避讓的障礙專利,企業應當充分評估新產品專利侵權法律風險,并從技術上和法律上論證避讓和消除障礙專利的可行性,充分收集相關聯的現有技術資料,為未來可能進行的無效宣告請求抗辯和侵權訴訟抗辯論證做好充分準備。

針對企業核心業務和核心產品,企業應當建立專利跟蹤檢索制度,對于同行業中出現的“偽專利”,及時啟動無效宣告程序,及早消除,爭取主動,避免同業競爭者以此偽專利啟動訴訟,干擾企業的正常經營秩序。

僅進行產品銷售代理和采購使用設備的企業,應當建立 “知識產權安全”采購制度,要求供應商提供涉及的知識產權權屬證明,確定所采購產品的知識產權狀況。

 

措施效果:

目前,外國公司所持有的中國專利被宣告無效的比例極小,一方面是由于上述客觀原因的存在,但另一方面也是當事人認為自己沒有能力與外國公司抗衡,不如及早調解。但本案的結果證明,外國公司的專利并不是不可挑戰的。

本案被告恒成公司遭遇外國公司發明專利侵權指控,被告熊貓精機公司也因銷售恒成公司涉案產品而被拉入訴訟。不僅僅因為涉案專利無效難度大,更為困難的是,涉案專利申請日均在十幾年前,且涉及外文語言障礙,按照通常的無效宣告請求思路去尋找破壞涉案專利創造性的證據資料,將非常困難。

本案從民事訴訟到無效宣告請求程序,再到行政訴訟一審、二審,時間持續近三年,并最終獲得勝訴的結果,關鍵在于兩點:一是針對涉案專利檢索到足夠有力的現有技術文獻:二是以現有技術文獻為基礎,進行足夠充分的專利權無效理由的主張和陳述。

在本案中,恒成公司技術研發人向訴訟代理律師提供了足夠充分的現有技術資料,該現有技術資料,包括原告歷年來相關技術主題的所有在先專利文獻,以及國外同業生產者的關聯專利文獻,均為恒成公司在研制涉案產品過程中檢索并仔細研讀,在此現有技術文獻資料基礎上,恒成公司確定并修正了涉案產品設計方案,以盡可能避讓原告障礙專利。

正是有了前述工作基礎,恒成公司代理律師才能夠有提出不侵權抗辯和啟動無效宣告程序的空間,并通過研究涉案專利文件和涉案產品技術方案,另辟蹊徑,從涉案專利修改超范圍、權利要求不清楚、權利要求缺少必要技術特征等多條理由入手,迫使原告為維持其專利有效,在無效宣告請求審查程序中,做出不利于侵權技術比對的技術解釋,進而使被告在相關侵權訴訟程序不中止的不利局面下,首先獲得了不侵權的一審判決,然后在二審程序進行中,從容地完成無效宣告請求程序目的,將原告據以起訴的專利權項全部無效,徹底消除了被控侵權的風險。

 

作者簡介:

陳靜:律師、專利代理人,南京知識律師事務所管理合伙人,專業從事知識產權法律事務十余年,專長機電領域專利申請、專利無效、專利訴訟及知識產權專項法律顧問服務。現任南京市律協知識產權業務委員會主任,江蘇省發明協會發明人維權工作委員會副主任,南京市科技法律咨詢中心副主任,南京市“科技之星”專家法律顧問,南京市知識產權訴訟法律援助工作站副主任。2008-2010年度“南京市優秀律師”。聯系方式:南京市新模范馬路5號南京科技廣場B9樓(云南时时彩), E-mail: [email protected]


責任編輯:尚雅瓊

 

                                     

 


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